LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y DISEÑO INDUSTRIAL SON ACUMULABLES, SIN CRITERIOS ESPECIALES, SEGÚN COFEMEL.

         I. Hechos

         Procesalmente el asunto se inicia con la demanda planteada por una empresa holandesa (G-STAR RAW) contra otra portuguesa (COFEMEL) por la copia de prendas de vestir, en particular unos vaqueros como prenda “icónica” y de éxito de la demandante, que alegaba que sus diseños constituían creaciones intelectuales originales y, en este sentido, obras de diseño protegidas por derechos de autor.

La sociedad COFEMEL alegaba que los modelos de prendas de vestir de G-STAR no revestían originalidad y por ende no eran obras. El tribunal portugués elevó la cuestión prejudicial al TJUE con el objetivo de constatar si la protección por derechos de autor de los diseños industriales obedecía los mismos criterios que cualquier obra literaria y artística (originalidad) o si debe exigirse un especial grado estético o artístico (opción que contempla el Convenio de Berna y la Directiva relativa a Diseños). Cabe puntualizar que la traducción al portugués de la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de derechos de autor y derechos afines no especifica (como sí lo hacen en los demás idiomas) que las disposiciones sobre protección de derechos de autor “se entienden sin perjuicio de las disposiciones relativas” a los dibujos y modelos. Lapsus que podría tener una incidencia directa en el régimen legal portugués y la armonización de la protección de intangible en Europa. Con todo, la ley portuguesa de derechos de autor sí incluye tanto el arte aplicado como los dibujos y modelos en su trasposición como dicta la Directiva en su idioma original.

Llegado el asunto al Tribunal Supremo de Portugal, éste elevó dos cuestiones prejudiciales al TJUE (asunto C-683/17, Caso Cofemel). Se resumen en la siguiente: ¿el artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/29, tal y como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, se opone a que los dibujos y modelos industriales tan solo queden protegidos por el Derecho de autor si presentan un carácter artístico incrementado, por encima de lo que se exige normalmente a otras categorías de obras? Es decir ¿se debe o puede exigir una “originalidad reforzada” o “altura creativa” para considerar que un diseño industrial es una obra merecedora de derecho de autor?

         II. Conclusiones Abogado General el 2 de mayo de 2019

En opinión del AG, el Sr. Szpunar, a efectos del reconocimiento de una creación como “obra” el concepto de originalidad es único, y no cabe exigir una originalidad distinta o más elevada (altura creativa) para las obras de artes aplicadas (diseño industrial y modelos), aunque éstas puedan beneficiarse de la protección específica (nacional o de la UE) para el Diseño Industrial (puntos 2 y 57).

En la parte final de sus conclusiones, el AG se refiere a lo que él mismo define como: “las preocupaciones expresadas tanto por los Gobiernos que han presentado observaciones en el presente asunto como por algunos representantes de la doctrina por lo que se refiere a las consecuencias nefastas de una protección excesiva de los dibujos y modelos por el Derecho de autor”.

En definitiva, y siguiendo la tesis del AG, a los diseños no cabe exigirles una originalidad distinta de las demás creaciones para ser considerar una “obra” de propiedad intelectual, lo cual no obsta que “Ante una solicitud de protección de un diseño por el derecho de autor, el juez deberá tener en cuenta estos elementos a fin de distinguir lo que puede estar comprendido en la protección sui generis de los diseños de lo que está amparado por la protección que confiere el derecho de autor, y evitar de este modo la confusión entre estos dos regímenes de protección”.

         III. Jurisprudencia anterior

Vamos a realizar una breve reseña a los antecedentes jurisprudenciales que han ido perfilando los diferentes conceptos que este caso trata de asentar.

• Sentencia 16 de julio de 2009 (Sala Cuarta TJUE), caso Infopaq (asunto C- 5/08) no da una interpretación de los requisitos necesarios para que algo sea considerado obra, en el sentido de que debe reflejar la personalidad del autor, manifestación de sus decisiones libres y creativas, sin requisito especial de valor artístico o grado creativo más allá de su originalidad. No escape al lector que se trata del mismo juez ponente, Mr. Melonovsky, que la sentencia que ahora se comenta.
• Sentencia 13 de noviembre de 2018 (Gran Sala TJUE) caso Levola Hengelo (asunto C-310/17) establece que el concepto de “obra” es un concepto autónomo-y, como tal, debe tener interpretación y aplicación uniforme en la UE- que exige la expresión creativa personal del autor.
• Sentencia 27 de enero de 2011 (Sala Segunda TJUE) caso Flos (asunto C-168/09), consiste en un precedente italiano, donde la doctrina y jurisprudencia venía siguiendo el criterio de la separabilidad Y el TJUE estableció que la normativa comunitaria prohibía a los EEMM negar la protección de derecho de autor a diseños si cumplían los requisitos. Es decir, si un diseño es protegible como diseño industrial de acuerdo con la Directiva Infosoc 2001/29 y es original (creación original y personal del autor, de forma que imprime su personalidad (Painer, C- 145/10)) no se le puede negar derechos de autor ni someterlo a un requisito distinto al de originalidad. Dicha negativa, ponía en tela de juicio la potestad de los Estados miembros para determinar el alcance y condiciones de la protección acumulada prevista en el considerando 8 y el artículo 17 de la Directiva 98/71/CE en relación con la protección jurídica de los dibujos y modelos, que establece, concretamente es su parte final, que “cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido”.           

        IV. Sentencia TJUE asunto Cofemel

        Tribunal ha abordado en su sentencia de 12 de septiembre de 2019 los criterios de coexistencia entre la protección de propiedad intelectual e industrial (en su modalidad de diseño y modelos) cuando ambas concurren en un mismo objeto, centrándose en los requisitos exigidos a tales objetos para reconocerles derechos de autor, en el sentido de considerarlo “obra”, concepto autónomo de Derecho de la Unión en base a reiterada jurisprudencia del tribunal europeo que exige un doble requisito (pár. 29):

• La existencia de un objeto original, en el sentido de creación intelectual propia de su autor, no dictado por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no dejan espacio a la libre creación (Football Dataco C-604/19 pár. 39)
• La existencia de una obra, limitada a esos elementos creativos fruto de la expresión personal del autor (Levola Hengelo C-310/17, pár. 40), como objeto identificable de forma objetiva y precisa que, aun si no lo son de forma permanente, no se basa únicamente en sensaciones subjetivas.

El TJUE recuerda, a propósito de la originalidad, que “cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra” (Pár. 31). Requisitos (originalidad y actividad creativa) que tendrán que cumplirse en un diseño o modelo (como cualquier otra obra) para poder acogerse al criterio de acumulabilidad y a la protección adicional por derecho de autor desvinculando dicha protección de la presente de un mero efecto estético.

Por un lado, confirma que ambas protecciones son compatibles (en todo su alcance y extensión) en el ámbito de los diseños, lo que en cualquier caso ya se desprendía de reiterada jurisprudencia interpretativa de la normativa europea. Y, por otro lado, aclara que la protección de derechos de autor se otorga si el objeto en concreto es considerado obra de acuerdo con los requisitos comunes a esta modalidad de propiedad intelectual, es decir que la misma sea original.

Así las cosas, de considerar que unos vaqueros son “obra” podríamos pensar que dicha característica es extensible a cualquier diseño industrial o modelo de forma que ambos derechos fuesen casi automáticamente equivalentes. La jurisprudencia admite esa doble realidad en virtud del principio de acumulación, pero la misma no es automática.

Pese a que la comentada sentencia no lo cita, existen precedentes en la jurisprudencia europea que responden a este criterio de acumulación de ambas protecciones. Entre otras, la sentencia del TS Alemán 2013 caso “Geburtstagszug”, I ZR 143/12), se trata de un tren de juguete para el que el alto tribunal alemán establece que los requisitos de protección por derechos de autor para las artes aplicadas no son distintos de los de otro tipo de obras). Este tipo de acumulación de protecciones ha estado en constante conflicto por tratarse de “artes aplicadas” y la supuesta falta de altura creativa por su reproducción en masa.

Y, además está específicamente recogido en disposiciones legales, concretamente en el considerando 8 de la Directiva 98/71 y el considerando 32 del Reglamento nº 6/2002 así como en la Directiva 2001/29, que mantiene la vigencia de las disposiciones en materia de dibujos y modelos, incluyendo el principio de “acumulación” (pár. 45-47). No hay que olvidar que los factores de protección y los objetivos que persiguen uno y otro son distintos (apariencia de objetos nuevos e individualizados, con carácter práctico y creado para su producción en masa y objetos que merecen ser considerados como obras), como se encarga también de recordar la sentencia en su pár. 50.

Concluye que el artículo 2, letra a) de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido que no admite que una normativa nacional considere obra a un diseño industrial o modelo condicionando a que este, más allá de su finalidad práctica, genere un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético.

En cualquier caso, COFEMEL no ha supuesto cambio normativo, sino simplemente un afianzamiento en la interpretación y jurisprudencia que el tribunal hace de los requisitos de las obras para ser consideradas como tal en relación con los derechos de autor y que comenzó con Infopaq hace 12 años. Si bien tribunales españoles venían inclinándose por una tesis de la acumulabilidad relativa o restringida en la que se requería un plus de creatividad a la originalidad exigida a los derechos de autor cuando hablábamos de obras de arte aplicado, nuestra propia Ley de Diseño incluye en su disposición adicional décima una mención concreta a esta situación. Concretamente establece que la protección de los diseños industriales será independiente, acumulable y compatible con los derechos de propiedad intelectual cuando el diseño presente, en sí mismo, el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística. Es decir, consagra la tesis de acumulabilidad absoluta defendida por parte de la doctrina, al margen del criterio de separabilidad que vincula la protección como obra de los diseños a que su aspecto funcional sea conceptualmente escindible del estético.

Las consecuencias de dicha sentencia y la consagración de la protección como obra de los diseños industriales no son baladí. Se trata de garantizar protección durante la vida del autor y 70 años post mortem, sin costes ni registros, a diseños que podrían haber sido considerados simplemente funcionales. Dicho extremo ha sido objeto de pronunciamiento reciente en los tribunales, concretamente por el conflicto relacionado con el famoso bolso Le Piage de Longchamp, cuyas características pueden ser consideradas exclusivamente funcionales (el mismo se dobla hasta convertirse en un pequeño sobrecito o monedero) y que fue considerado obra por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 15 de septiembre de 2017, en contraste con la mayoría de los pronunciamientos jurisdiccionales que venían exigiendo un grado de creatividad y de originalidad más alto. Entre otras la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 26 de abril de 2019 que reitera que el diseño industrial de una silla y taburete precisan “altura creativa” para ser protegidos por derecho de autor.

Existe la posibilidad de excluir del ámbito de los derechos de autor a los diseños industriales cuando los mismos sean funcionales y no meramente estéticos, al amparo del artículo 9.2 de los ADPIC y el artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre derechos de autor, en relación con el objetivo y finalidad de dichas protecciones. Criterio que no remplaza la protección como obra a todo diseño sino solo a aquellos que son exclusivamente funcionales o cuyas características funcionales son esenciales, que, si bien supone un juicio subjetivo, responde a la finalidad de la configuración de la protección de los diseños. Todo ello sin perder de vista que la protección comunitaria de los diseños industriales es extensa (25 años para los registrados y 3 para aquellos sin registro revelados en el marco de la Unión Europea, art. 12 y 11, respectivamente, del Reglamento 6/2002 de 12 de diciembre de 2002 sobre dibujos y modelos comunitarios), y que teniendo en cuenta la volatilidad y mutabilidad del mercado de los objetos cubiertos por este derecho parece que el reconocimiento de derechos de autor a los mismos malogra el régimen legal de incentivos reconocidos a los diseños industriales, por no mencionar que supone una derogación implícita del artículo 17 in fine de la Directiva 98/71/CE.

            Sea como fuere, la industria de la moda, entre otras, encuentra en este pronunciamiento, de confirmación de la tesis de complementariedad o acumulabilidad absoluta, un motivo de celebración. Y, tomando buena nota de esta confirmada realidad, podrán invocar la protección de derecho de autor para lo cual, y dependiente de la escala en la que se muevan, deberían prever sistemas de registro de pruebas de la titularidad de las obras, así como, en su caso, previsiones contractuales de la cesión de dichos derechos.