ESLÓGANES: ¿SE DEBEN REGISTRAR COMO MARCA O SE LES DEBE ASIGNAR UN TIPO DE PROTECCIÓN DIFERENTE?

Estos signos distintivos tienen un registro independiente a la marca que publicitan y una protección complementaria a la misma, lo cual se explicará en los párrafos siguientes.

El lema comercial debe tener capacidad publicitaria, así como cumplir los mismos requisitos que debe cumplir una marca, es decir, no encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones absolutas o relativas de registro.

Dentro de las prohibiciones absolutas (reguladas en el artículo 135[1] de la Decisión) se encuentra el requisito de distintividad, el cual implica que para que una frase sea considerada lema comercial no debe ser percibida por el público como un simple texto promocional, sino además ser susceptible de identificar productos o servicios en el mercado, así como de diferenciarse de la marca a la que pretende complementar. A fin de ejemplificar lo antes mencionado, citamos la Resolución N° 4566-2016/TPI-INDECOPI, de fecha 5 de diciembre de 2016, emitida por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi):

“Ahora bien, en el presente caso, el lema comercial NADA ES MÁS IMPORTANTE QUE SU SALUD ha sido solicitado para publicitar la marca de producto LAFAR y logotipo (Certificado Nº 165000), que distingue cosméticos, productos de tocador, champús, talcos, dentífricos y perfumería en general, de la clase 03 de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto se advierte que, la frase NADA ES MÁS IMPORTANTE QUE SU SALUD evoca la misma idea que pretenden reflejar otras frases que se usan comúnmente en al ámbito del cuidado personal en general (salud y seguridad), tales como: NADA ES MÁS IMPORTANTE QUE LA SEGURIDAD Y SALUD, NO HAY NADA MÁS IMPORTANTE QUE NUESTRA BUENA SALUD, PLAN COMPROMISO SEGURIDAD Y SALUD, NO HAY NADA MÁS IMPORTANTE EN LA VIDA QUE LA SALUD EN SÍ MISMA, las cuales son utilizadas por diversos agentes en el mercado para publicitar sus productos y/o servicios.

 En consecuencia, el lema comercial solicitado constituye una frase simple que hace referencia a un mensaje en general, siendo incapaz de reforzar la distintividad de la marca que pretende publicitar, por lo que corresponde denegar su registro. (…)

En consecuencia, el lema comercial solicitado se encuentra incurso en la prohibición establecida en el artículo 135 inciso b) de la Decisión 486, aplicable por remisión del artículo 179 de la Decisión 486, razón por la cual no procede acceder a su registro.”

De igual forma, el lema comercial no debe ser una expresión descriptiva (alusiva a características) o genérica (denominación general o técnica) respecto de los productos o servicios que distingue la marca. A modo de ejemplo, citamos la Resolución N° 1929-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 16 de junio de 2017, emitida por el Indecopi:

“Cabe precisar que la marca MALTIN POWER (Certificado N° 141874), ha sido registrada para distinguir cervezas, aguas minerales, gaseosas, otras bebidas no alcohólicas y bebidas nutritivas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.

Teniendo en consideración lo anterior, en el presente caso, el lema comercial solicitado ENERGÍA NUTRITIVA Y NATURAL describe directamente dos cualidades que pueden poseer los productos que distingue la marca referida, a la cual el lema comercial solicitado pretende servir de complemento, como ser productos que brindan energía, nutritiva y natural; en tal sentido, el lema comercial solicitado incurre en la prohibición de registro recogida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486, motivo por el que corresponde la denegatoria de su registro.”

En el ordenamiento jurídico peruano el lema comercial tiene una función de complementariedad, su finalidad es reforzar a la marca que pretende publicitar. En atención a ello, su registro no se efectúa respecto a productos o servicios sino respecto a una marca y depende enteramente de la misma.

Su protección tiene un período de 10 años renovables (el mismo plazo que las marcas). Sin embargo, en el caso de que no se renueve la marca que publicita o cuando se declare su nulidad o caducidad, el lema comercial corre la misma suerte.

De otro lado, en España, los eslóganes no constituyen un tipo de signo distintivo especial y, por ello, se debe solicitar su registro como una marca. Consecuentemente, deben cumplir los mismos requisitos que se solicitan para su registro y seguir el mismo procedimiento.

Los eslóganes pueden registrarse independientemente a la marca con la que se asocian (a modo de ejemplo, solicitar el registro de la frase “JUST DO IT”) o solicitarlos incluyendo la misma, como una marca derivada (a modo de ejemplo, solicitar el registro de la marca “NIKE JUST DO IT”).

Teniendo en cuenta la función que desempeña esta figura jurídica en el mercado, considero que el modelo más adecuado o ajustado a este objetivo es el adoptado por el legislador español.

En efecto, en el ordenamiento jurídico peruano, a pesar de que cada signo goce de un plazo de protección diferente e independiente, la vigencia de un lema se encuentra condicionada a la vigencia de la marca que publicita, lo cual resulta poco práctico; en  ese sentido, considero más adecuado que se le de el mismo tratamiento que a una marca.

[1] Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

1. a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;
2. b) carezcan de distintividad;
3. c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;
4. d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;
5. e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
6. f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;
7. h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;
8. i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
9. j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;
10. k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;
11. l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;
12. m) reproduzcan o imiten , sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional;
13. n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;
14. o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o
15. p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (subrayado agregado)