LA MALA FE EN LA SOLICITUD DE MARCA.

En el caso, que enfrenta a Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS (Koton) contra la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), se han dado las siguientes circunstancias de hecho:

• El 25 de abril de 2011, el Sr. Nadal Esteban solicitó a la EUIPO el registro de la siguiente marca para las clases 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería), 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina) y 39 (transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes).

• La recurrente en casación, Koton, formuló oposición contra dicha solicitud invocando sus propias marcas figurativas anteriores (clases 25 y 35, pero no clase 39), representadas ambas con la siguiente imagen:

• La oposición prosperó respecto de las dos primeras clases. En cambio, la marca restante fue concedida para los servicios comprendidos en la clase 39.
• En consecuencia, Koton presentó una solicitud de declaración de nulidad de dicha marca, conforme el art.52, ap.1, letra b), del reglamento de marcas (actual 59, ap.1, letra b). Tanto la División de Anulación de la EUIPO como la Sala de Recurso desestimaron la pretensión. Finalmente, también el Tribunal General desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la Sala de Recurso. Las 3 decisiones se fundaron en que las marcas de Koton no comprendían los servicios para los que la marca controvertida había sido registrada.

El art.59, ap. 1, del Reglamento (UE) 2017/1001[2] establece como causas de nulidad absoluta de la marca: “a) cuando la marca de la Unión se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7; b) cuando al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe”.

En el presente caso, la solicitud de nulidad se sustenta en la figura de la mala fe, un concepto complejo que no ha sido definido por la reglamentación vigente. Esta incertidumbre llevó al  TJUE a sostener que para acreditar que concurre mala fe en el solicitante, procede tomar en consideración todos los factores objetivos y subjetivos pertinentes propios del caso y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro (C-529/07)[3]. La mala fe, entonces, podrá ser identificada como una motivación subjetiva deshonesta del solicitante de la marca, que deberá determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso.

En esta línea, la jurisprudencia europea ha establecido que existirá mala fe por parte del solicitante, cuando con la solicitud de marca se busque algo distinto que usarla para su función esencial, es decir, utilizar la marca para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra en el mercado. Entre otros casos, la mala fe se podrá apreciar cuando:

(i) se solicite una marca con fines meramente especulativos, no para utilizarla sino para impedir a terceros la entrada en el mercado, o únicamente para obtener compensaciones financieras (C-529/07);

(ii) cuando el solicitante se propone utilizar la marca para inducir a error a los consumidores acerca del origen de los productos o servicios;

(iii) el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión (C-529/07);

(iv) la estrategia abusiva de presentación de solicitudes de registro, consistente en encadenar sucesivamente solicitudes de registro de marcas nacionales, con el fin de conferir al solicitante de una posición de bloqueo para oponerse a eventuales solicitudes de registro de signos idénticos o similares. (T-82/14)[4].

En el referido caso Koton, y en arreglo a la jurisprudencia citada, la A.G. señala que no es necesario que el solicitante de nulidad por mala fe utilice un signo idéntico o similar para un producto o servicio idéntico o similar que pueda ser confundido (ap.36). Cualquier tercero puede iniciar un procedimiento de nulidad de un registro por mala fe, y lo que se debe demostrar es que solicitar la marca constituyó una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptado o de las prácticas leales de comercio y en los negocios.

Por otro lado, considero que la clave de la presente recomendación al TJUE, más allá del desarrollo del concepto de mala fe, es la consideración de la A.G. sobre aplicabilidad del art.59, ap.3 cuando la solicitud de nulidad se sustenta en la mala fe del solicitante. El citado apartado señala que:

“Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.”

De su lectura, a priori se desprende que la nulidad parcial del registro aplica tanto para cuando la causa de nulidad sea un motivo de denegación absoluto o la mala fe. Al respecto, la A.G. Kokott señala que, en el caso de una marca que adolece de vicios (art.7), es perfectamente concebible que estos afecten únicamente a determinados productos o servicios, sin que ello impida, sin embargo, su utilización respecto de otros productos o servicios. En cambio, considera que resulta difícil reconocer la buena fe en el caso de una solicitud de concesión del derecho exclusivo de identificar determinados productos y servicios con un determinado signo si el mismo derecho se solicita de mala fe también respecto a otros productos o servicios (ap.58).

Asimismo, agrega que el fraccionamiento de una solicitud en una parte de buena fe y otra de mala fe sería un incentivo para solicitar marcas para un círculo más amplio de productos y servicios del que estaría justificado por las intenciones de uso reales, toda vez que no habría que temer ningún perjuicio en el caso de una marca efectivamente utilizada si se detectase la existencia de mala fe (ap.59).

Tanto las instancias de la EUIPO como el Tribunal General no tuvieron en cuenta que la solicitud inicial del Sr. Esteban Nadal fue para productos idénticos a Koton (clases 25 y 35, además de la 39), por lo que al analizar la mala fe, compararon un signo de clase 39 con el signo de las clases 25 y 35, descartando la mala fe por ser productos y servicios muy distintos de los servicios reivindicados en la marca impugnada. Para la A.G. Kotton, en el presente caso, la mala fe por parte del solicitante en las clases 25 y 35 podría determinar asimismo la mala fe para la clase 39. A pesar de esto, la abogada reconoce que el hecho de que el solicitante conozca que el signo pertenecía a Koton es suficiente para determinar la mala fe, sin necesidad de analizar la aplicabilidad del art.59. ap.3.

Por último, la A.G. también se refiere a otro asunto pendiente de resolución por parte del TJUE (Asunto C-371/17, Sky y otros)[5]. En ese caso, se trata de determinar si toda la solicitud es de mala fe si el solicitante tenía la intención de utilizar la marca para algunos de los productos o servicios indicados, pero no de utilizar la marca para algunos de los productos o servicios indicados. El conflicto se genera por la práctica de solicitar marcas para clases enteras de productos y servicios, cuando los solicitantes no tienen la intención de utilizar en su totalidad (ap.56).

Ambos casos, Sky y Koton, son la oportunidad del TJUE de continuar con la línea iniciada en el  asunto IP Translator (C-307/10)[6], donde se estableció que el solicitante de una marca está obligado a precisar los productos o servicios de la clase que se quiera designar con el registro.

Si la consecuencia de solicitar más productos o servicios dentro de una misma clase de los que se pretende utilizar, o solicitar más clases de las que realmente se pretende utilizar, es la nulidad de la totalidad del registro por mala fe, se incentivará a los solicitantes a precisar con exactitud los productos o servicios que utilizarán, y evitará que se registren signos que innecesariamente bloqueen la entrada en el mercado de terceros de buena fe. Estamos a la espera de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE.

[1] Conclusiones de la abogado general Sra. Juliane Kokott de 4 de abril de 2019 (Asunto C-104/18 P)

[2] Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

[3] Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009 (Asunto C-529/07)

[4] Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2016 (Asunto T-82/14)

[5] Petición de decisión prejudicial planteada por el High Court of Justice (UK) el 6 de junio de 2018 (Asunto C-371/18)

[6] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de junio de 2012 (Asunto C-307/10)