LA APRECIACIÓN GLOBAL DEL RIESGO DE CONFUSIÓN, A LA LUZ DE LA SENTENCIA DEL TJUE DE 5 DE MARZO DE 2020.

El TJUE resuelve en esta sentencia un recurso de casación por el cual la asociación “Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi” solicitaba la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (en adelante, “TG”) de 25 de septiembre de 2018, invocando como motivos de casación la infracción del artículo 8 apartado 1 letra b) -según el cual, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión en el público pertinente- y del artículo 66 del Reglamento 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, que establece que podrán constituir marcas colectivas de la Unión los signos o las indicaciones que puedan servir para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios.

El procedimiento ante el TG vino motivado por la desestimación de la oposición al registro de la marca “BBQLOUMI” por la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, “EUIPO”) y, posteriormente, por su Sala de Recurso. En concreto, el registro de la marca mixta “BBQLOUMI” había sido solicitado por la sociedad búlgara M. J. Dairies EOOD -que no era parte de la asociación mencionada en el párrafo anterior- para los productos de la clase 29, 30 y 43, correspondiendo esta última clase a “productos lácteos y sustitutivos de la leche, quesos y platos preparados que consisten total o casi totalmente en carne o productos lácteos”. La oponente, “Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi”, basaba su oposición en la marca colectiva de la Unión de la que era titular, “HALLOUMI”, la cual había sido registrada con anterioridad para productos de la clase 29, en concreto, “quesos”. De este modo, entendía que además de la similitud existente entre ambos signos, los productos cubiertos por las marcas en conflicto eran o idénticos o, en su caso, similares, lo cual inducía en ambos casos a un riesgo de confusión en el público pertinente. 

En línea con lo anterior, ante la resolución desfavorable de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, la oponente recurrió ante el TG, quien consideró que no había riesgo de confusión al entender que “pese a que los productos designados por las marcas en conflicto son en parte idénticos y en parte similares hasta un cierto grado, no puede existir riesgo de confusión en el público pertinente, ya que la existencia de un grado bajo de similitud desde el punto de vista visual, fonético y conceptual no basta, en el caso de una marca anterior que presenta un escaso carácter distintivo, para concluir que existe un riesgo de confusión” [apartado 27 y párrafo 71 de la sentencia del TG]. Por lo demás, la razón por la que el TG aprecia un escaso carácter distintivo de la marca “HALLOUMI” viene dada porque el término “halloumi” designa meramente un tipo particular de queso chipriota producido según una receta determinada, tratándose por ello de una marca dotada de una significación descriptiva o genérica.

Dada la desestimación de sus argumentos, la recurrente interpuso recurso de casación frente a la resolución del TG, examinándose en el fallo del TJUE las siguientes cuestiones:

• En primer lugar, la recurrente alegó en su recurso de casación que la decisión del TG no tuvo en cuenta las características de su marca, lo cual la hace incurrir en una infracción del artículo 66 del Reglamento Nº 207/99 (actualmente artículo 74 del Reglamento 2017/1001), del cual se desprende que las marcas colectivas no pueden, por lo que respecta a su carácter distintivo, apreciarse del mismo modo que las marcas individuales.

En respuesta a esta cuestión, el TJUE aclaró que la función esencial de la marca colectiva de la Unión es distinguir productos o servicios de los miembros de la asociación de los de otras empresas y, consecuentemente, debe entenderse que el riesgo de confusión en estos casos es el riesgo consistente en que el público pueda creer que los productos o los servicios a los que se refiere la marca anterior y aquellos a los que se refiere la marca solicitada proceden de miembros de la asociación que es titular de aquella o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [apartados 64 y 64]. No obstante, establece la sentencia del TJUE que ninguna de las características que presentan las marcas colectivas de la Unión justifica, en caso de oposición basada en una marca de ese tipo, que se establezca una excepción a los criterios de apreciación del riesgo de confusión que se desprenden de la jurisprudencia [apartado 66]. En concreto, argumenta el Tribunal el grado de carácter distintivo de la marca anterior debe ser en todo caso un factor pertinente para la valoración de tal riesgo, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 [apartado 70].

Por estos motivos, el TJUE entiende que no procede acoger la tesis de la recurrente, según la cual el carácter distintivo de la marca anterior debería apreciarse de un modo diferente cuando la marca anterior es una marca colectiva de la Unión, pues aunque el artículo 66, apartado 2 permita registrar como marcas colectivas signos que puedan servir para designar la procedencia geográfica de productos o servicios, éste no puede interpretarse en el sentido de que los signos registrados como marcas colectivas puedan carecer de carácter distintivo [apartado 73]. Al hilo de este razonamiento, apunta el TJUE que el TG no incurre en error de Derecho al llevar a cabo una evaluación del carácter distintivo de la marca anterior “HALLOUMI” ni al integrar ese factor en su apreciación de la existencia de riesgo de confusión [apartado 75]. 

• Por otro lado, alega la parte recurrente que la negación de la existencia de un riesgo en el público pertinente es manifiestamente incompatible con la jurisprudencia del TJUE, ya que el TG llega a esta conclusión sin analizar de forma global ese riesgo, ni teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes y la interdependencia entre los mismos.

Al hilo de esta alegación, señala la sentencia del TJUE que si bien el TG había analizado los diversos factores que influyen en la apreciación de riesgo de confusión –esto es, la similitud de las marcas desde un punto de vista fonético y conceptual, la similitud de los productos designados por las marcas en conflicto y el carácter distintivo de la marca anterior–, correspondía al Tribunal integrarlos en una apreciación global, habida cuenta de la interdependencia existente entre dichos factores. Así, el TG debería haber procedido a examinar debidamente si un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa, en aras de determinar si existe riesgo de que el público pueda creer erróneamente que los productos o los servicios ofertados con la marca “BBQLOUMI” proceden de una empresa afiliada a la asociación.

En este sentido, afirma el TJUE que el TG parte de una premisa errónea, ya que de sus argumentos se desprende que el escaso carácter distintivo de la marca anterior excluye el riesgo de confusión. Así, matiza la sentencia que si bien el grado de carácter distintivo de la marca anterior figura entre los factores pertinentes a la hora de valorar el riesgo de confusión - de manera que si la marca registrada con anterioridad goza de un elevado carácter distintivo, esta circunstancia puede aumentar el riesgo de confusión -, no cabe excluir tal riesgo cuando el carácter distintivo de la marca anterior sea escaso [apartado 70].

En definitiva, el Tribunal concluye que la sentencia del TG incumple los criterios en función de los cuales debe apreciarse la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento Nº 207/2009, incurriendo por ello en un error de Derecho, al no haber procedido a realizar una apreciación global de los factores interdependientes que influyen en el análisis de tal riesgo.

Con independencia de la complejidad de los argumentos esgrimidos por el Tribunal General para justificar la inexistencia de riesgo de confusión en el caso concreto, parece evidente que el tribunal llega a esta conclusión sin efectuar un adecuado juicio global y una ponderación de los factores que se deben tener en cuenta para la valoración de tal riesgo: el grado de similitud de ambas marcas, el grado de similitud de los productos designados por las marcas en conflicto y el carácter distintivo de la marca anterior. De la conclusión del TG se pude deducir, aunque no de manera evidente debido al confuso razonamiento del tribunal, que el escaso carácter distintivo de la marca anterior es por sí solo suficiente para descartar la existencia de riesgo de confusión y, en el marco de un juicio ponderativo, la menor intensidad de uno de los factores pertinentes puede verse compensada por la mayor intensidad de otro. Así, el error de la sentencia recurrida reside, en esencia, en la falta de ponderación, así como en el escaso análisis valorativo de la interdependencia de los factores que influyen en la apreciación de riesgo de confusión.