¿Cuáles son los límites impuestos al registro de las marcas tridimensionales?

El litigio se inicia con la denegación por la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual húngara del registro solicitado por Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (en lo sucesivo, Gömböc Kft.) como marca tridimensional para productos consistentes en «artículos decorativos» (clase 14), «artículos decorativos de cristal y loza» (clase 21) y «juguetes» (clase 28).

Dicho signo se representaba del siguiente modo:

Fuente: InfoCuria Jurisprudencia 

En concreto, el signo cuyo registro se solicitaba, denominado «Gömböc», es un objeto con un cuerpo convexo y mono-monoestático que posee únicamente un punto de equilibrio estable y uno inestable, es decir, en total dos puntos de equilibrio cuyo diseño formal hace que el cuerpo vuelva siempre a su posición de equilibrio. La Oficina de Marcas húngara llegó a la conclusión de que el signo, debido a su concepción externa y al material homogéneo utilizado, volvía siempre a su posición de equilibrio y de que la forma de dicho objeto servía, íntegramente, para alcanzar el objetivo técnico consistente en que siempre se enderece.

En primer lugar, la Oficina consideró que por lo que respecta a los «juguetes» de la clase 28 del Arreglo de Niza, la forma tridimensional del objeto permitía a este funcionar como un juguete cuya característica es volver siempre a su posición de equilibrio estable. De esta forma, la Oficina manifestó que todos los elementos del signo discutido cumplen una función técnica porque habían sido concebidos para obtener ese resultado técnico. En segundo lugar, en alusión a los «artículos decorativos» a los que se refieren las clases 14 y 21 del Arreglo de Niza, la Oficina indicó que la forma tridimensional representada en el signo controvertido contiene un diseño llamativo y atractivo que conduce a que los consumidores compren los artículos decorativos esencialmente por su diseño. Según la Oficina, cuando el diseño llamativo de una marca de artículos decorativos determina la apariencia formal, el valor del producto radica en dicho diseño formal. Para apreciar el carácter registrable de la marca se basó, a su vez, en el conocimiento que el consumidor medio había podido obtener de las características y de la función de la forma del producto. 

La solicitante, tras ver desestimadas sus pretensiones en primera y segunda instancia frente a la resolución denegatoria de registro de la Oficina de Marcas húngara, interpuso recurso ante el Tribunal Supremo de Hungría solicitando que se reexaminara la mencionada resolución. En estas circunstancias, el TJUE responde a las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal Supremo sobre el registro de las marcas tridimensionales, a la luz del artículo 3 de la Directiva 2008/95/CE. El apartado 1, letra e), de este artículo establece que será denegado el registro como marca tridimensional de los signos constituidos exclusivamente por:

1. la forma impuesta por la naturaleza misma del producto,
2. la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico,
3. la forma que dé un valor sustancial al producto.

Más concretamente, las cuestiones prejudiciales planteadas al TJUE son las siguientes:

“1) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso ii),] de la Directiva [2008/95] en el sentido de que, en el caso de los signos constituidos exclusivamente por la forma de un producto,

a) solo puede examinarse si la forma es necesaria para obtener el resultado técnico perseguido sobre la base de la representación gráfica que figure en el registro o
b) puede tenerse en cuenta también la percepción del público pertinente?

Es decir, ¿puede tenerse en cuenta que el público pertinente sabe que la forma cuyo registro se solicita es necesaria para obtener el resultado técnico perseguido?”

El TJUE concluye de forma afirmativa, si bien en el párrafo 28 de la sentencia considera que debe realizarse un doble análisis. En primer lugar, hay que identificar las características esenciales del signo, no debiendo limitarse éstas a su representación gráfica, pudiendo utilizarse otra información como la percepción del público pertinente. Ahora bien, en segundo lugar, es necesario analizar si las características esenciales identificadas responden a una función técnica del producto que será designado por la marca. Para ello, el TJUE establece en el párrafo 37 que podrá tenerse en cuenta información basada en datos que no se deriven de la representación gráfica del signo, si bien en este segundo análisis la información debe basarse en datos procedentes de fuentes objetivas y fiables, lo que no puede predicarse de la percepción del público pertinente.

Tras haber establecido el análisis pertinente que hay que realizar para saber si la forma que presenta el producto es necesaria para obtener un resultado técnico, el TJUE resuelve la duda sobre aquellos signos cuya forma dan un valor sustancial al producto. En este sentido, la siguiente cuestión prejudicial que plantea el Tribunal Supremo húngaro cita textualmente:

 “2) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso iii),] de la Directiva [2008/95] en el sentido de que la causa de denegación es aplicable a aquellos signos constituidos exclusivamente por la forma del producto respecto de los que puede determinarse si la forma da un valor sustancial al producto atendiendo a la percepción o al conocimiento que el comprador tiene del producto representado gráficamente?”

El TJUE contesta de manera negativa. Así, indica en el párrafo 41 que la causa de denegación procederá cuando de elementos objetivos y fiables resulte que la elección de los consumidores de comprar el producto en cuestión está determinada en gran medida por la característica de la forma del «Gömböc». Por ello, para el análisis de la denegación regulada en este precepto legal, carecen de pertinencia las características del producto no relacionadas con su forma, como las cualidades técnicas o la notoriedad de dicho producto. Si bien la percepción del signo atribuida al consumidor medio no es en sí misma un elemento decisivo en la aplicación de la causa de denegación de este artículo, puede, sin embargo, constituir un elemento de apreciación útil para la autoridad competente cuando esta identifica las características esenciales del signo conforme al párrafo 44.

En referencia al mismo inciso legal, la tercera cuestión prejudicial hace referencia a si:

“3) ¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra e), [inciso iii),] de la Directiva [2008/95] en el sentido de que la causa de denegación es aplicable a los signos constituidos exclusivamente por una forma

a) que, por su carácter singular, ya goza de la protección conferida a los dibujos y modelos o
b) cuya apariencia estética por sí sola da cualquier tipo de valor al producto?”

El TJUE responde de forma negativa a esta pregunta. En concreto, indica el párrafo 53 que el hecho de que la apariencia de un producto esté protegida como dibujo o modelo no excluye, per se, la posibilidad de registrar como marca un signo constituido por la forma del producto. Y es que el objetivo de la causa de denegación consiste en evitar que el derecho exclusivo y permanente que proporciona una marca pueda servir para perpetuar otros derechos que el legislador ha optado por sujetar a plazos de caducidad. La marca puede renovarse indefinidamente, mientras que los dibujos y los modelos industriales tienen una protección máxima de veinticinco años. Ello no impide la coexistencia de la protección jurídica de las marcas con los diseños. En la misma línea, el TJUE en el párrafo 62 descarta la denegación automática del registro de un signo constituido exclusivamente por la forma de un artículo decorativo, exigiéndose que para que esa causa de denegación pueda aplicarse, es preciso que resulte de elementos objetivos y fiables que la elección de los consumidores a favor del producto, está determinada en gran medida por las características de esta forma.

En mi opinión, este tipo de marcas gozan de gran dificultad para lograr el reconocimiento al uso exclusivo. A la hora de solicitar su registro, los titulares deben demostrar que la característica principal es la distintividad de sus dimensiones especialmente cuando versa sobre envases o formas carentes de motivos gráficos. Por ello, suelen ser las marcas con más índices de rechazo por parte de las Oficinas nacionales. No obstante, las marcas tridimensionales se están volviendo más populares y el deseo por la protección de la forma de los productos está creciendo. Cada vez es más necesario el establecimiento de unas pautas que logren ayudar a los tribunales nacionales en la resolución de controversias en las que se encuentren a la marca tridimensional como protagonista. El TJUE, una vez más, lo ha conseguido.