PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA NO REGISTRADA EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.

El artículo 2.1 de la LM establece: el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley. El actual sistema marcario español, en principio, confiere el derecho de propiedad sobre la marca a partir del registro válidamente efectuado respecto a determinados productos y servicios en virtud del principio de especialidad. Como principio general, los signos distintivos no registrados carecen de protección dentro del sistema marcario español, sin perjuicio de ello, existen excepciones como el caso de la marca no registrada notoriamente conocida en España.

La LM, en su artículo 6.2 d), establece como prohibición relativa de registro las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 (en adelante, el Convenio de París). Dicho artículo del Convenio de París no define el concepto de marca notoria. La protección de la marca notoria aparece, a su vez, en el artículo 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio del 15 de abril de 1994 (en adelante, ADPIC), el cual determina, como requisito fundamental para la admisión de la notoriedad de una marca, que el conocimiento esté expandido en el sector pertinente del público.  

En cuanto a la LM, previamente a la reforma introducida por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas (en adelante, Real Decreto-ley 23/2018) el artículo 8 de la LM distinguía la marca notoria de la marca renombrada. Es necesario aclarar que el Real Decreto-Ley 23/2018 transpone la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. El artículo 8 de la LM en su anterior redacción definía a la marca notoria como aquella generalmente conocida por el sector del público al que se destinan los productos o servicios mientras que la marca renombrada se refería a marcas que hubieran alcanzado un grado de conocimiento excepcional en el público en general, y el alcance de la protección se extendía a cualquier género de productos, servicios o actividades. 

Tras la reforma efectuada por el Real Decreto-Ley 23/2018, la protección conferida a las marcas renombradas en el artículo 8 de la LM varía sensiblemente con respecto de lo establecido en la normativa anterior. Desaparece la distinción entre marca notoria y renombrada, conformándose una única categoría, la marca renombrada. En la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 23/2018 se da como pauta que, conforme a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios en cuestión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) en la sentencia del 14 de septiembre de 1999, que resuelve el caso General Motors (asunto C-375/97) se pronuncia sobre el alcance de marca renombrada. En el apartado 24 de esta sentencia, el TJUE establece que el público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado. Sin perjuicio de ello, la LM continúa refiriéndose en el artículo 6.2 d) al término “notoriamente conocida” para la marca no registrada, conforme la protección que dimana del artículo 6 bis del Convenio de París. En razón a lo expuesto, la marca notoriamente conocida no registrada es aquella que posee fama y reconocimiento dentro del público interesado por los productos y servicios que distingue, a pesar de no estar registrada en el Estado miembro donde se invoca la protección. 

El titular de la marca notoria extranjera no registrada en España, de acuerdo con el artículo 34 de LM, goza del derecho exclusivo sobre su signo distintivo. Sin embargo, el artículo 34.7 de la LM hace una limitación al ius prohibendi de los titulares de estos signos distintivos al decir: Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2. El alcance del ius prohibendi del titular de la marca no registrada notoriamente conocida se limita a las marcas idénticas o semejantes que distinguen productos y servicios idénticos o similares susceptibles de crear confusión entre sus destinatarios. En principio, cuando un tercero utiliza una marca idéntica o similar para productos y servicios totalmente diferentes, obteniendo una ventaja desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de su signo, o el uso en cuestión es perjudicial para el carácter distintivo o la notoriedad de la marca no registrada, el titular no podrá ampararse en el artículo 34.2 c) de la LM. Ello no obsta que el titular pueda recurrir a la normativa sobre competencia desleal cuando se configuren este tipo de conductas por parte de un competidor.

Consecuentemente, en virtud del artículo 6.2 d) de la LM, el titular de una marca extranjera no registrada en España pudiendo probar que el signo distintivo es notoriamente conocido en el territorio español, podrá oponerse a la solicitud de registro de una marca pretendida por un tercero cuya identidad o similitud con la marca extranjera derive en un riesgo de confusión para los consumidores de los productos y servicios que pretenden distinguir las marcas en conflicto. En esta misma línea, el titular de una marca extranjera no registrada notoriamente conocida en España puede solicitar la nulidad del registro de la marca que haya sido registrada por un tercero idéntica o similar a la suya susceptible de crear confusión, con un plazo de prescripción de cinco años desde su registro, salvo los casos de mala fe que son imprescriptibles.

Cabe mencionar que el titular de una marca no registrada posee como herramienta fundamental la acción reivindicatoria prevista en el artículo 2.2 de la LM. Esta acción busca dar solución a la colisión entre la titularidad sobre una marca registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo carente de registro. El sujeto con mejor derecho que no ha registrado ese signo puede subrogarse en el expediente de solicitud de marca o, habiéndose ya registrado ésta, se convierte en el titular registral si se estima la acción. Para su éxito, es necesario que se prueben en el proceso sus elementos constitutivos, que será el fraude o la violación de norma legal o contractual por parte del solicitante o titular registral. Además, la acción debe ejercitarse en el plazo establecido, dependiendo que el registro hubiera sido sólo solicitado o ya concedido. La acción puede ser entablada con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada.

Aquel que pretenda reivindicar la titularidad de una marca en los términos del artículo 2.2 de la LM en base a la titularidad previa de una marca no registrada deberá acreditar el uso real y efectivo de la marca en disputa en los términos del artículo 39 de la LM. Este requisito no surge del artículo 2.2 de la LM, pero parece razonable que el titular de la marca no registrada demuestre que ha venido utilizando su signo dentro de los mismos parámetros que exige la LM a los titulares de marcas registradas a fin de evitar la caducidad de su marca. Dicho uso debe ser público y externo, dentro del mercado y no dentro del ámbito privado de la empresa. En adición a esto, deberá probar el uso de este signo distintivo para identificar productos y servicios idénticos o similares a los productos y servicios para los cuales se pretenda o se haya registrado la marca objeto de reivindicación, aplicando el principio de especialidad.

En relación con la prueba de uso de marcas resulta peculiar lo resuelto en el caso BigMac el 11 de enero de 2019 por la División de Anulación de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (en adelante, EUIPO). Ésta, en el marco de un procedimiento de caducidad, consideró insuficiente la prueba de uso de la marca BigMac aportada por la empresa MacDonald’s. El renombre alcanzado por la marca de hamburguesas no fue tenido en cuenta a la hora de analizar las pruebas de uso producidas. La EUIPO determinó que las pruebas no eran suficientes para demostrar que los productos identificados con la marca BigMac eran ofrecidos a la venta en el territorio de la Unión Europea, ya que no se aportaron registros de ventas provenientes de sus sitios web o tiendas en relación con los productos registrados con la marca en conflicto. En adición a ello, de las impresiones de los sitios web de MacDonald’s aportados como prueba no surgía por cuanto tiempo se han ofrecido en el mercado los productos identificados con la marca en cuestión. Asimismo, las tres declaraciones juradas emitidas por los representantes de MacDonald’s en Francia, Alemania y Reino Unido aludiendo a las cifras de venta y ejemplos de packaging promocionales fueron desestimadas, dado que fueron confeccionadas por una de las partes y en función del restante material probatorio no se puede corroborar la veracidad del contenido de dichas declaraciones juradas. Finalmente, en relación con el resto de los documentos probatorios, la EUIPO consideró que la información que surge de Wikipedia —respecto a la historia de la hamburguesa BigMac no puede ser valorada como una prueba convincente. Ello toda vez que, Wikipedia puede ser modificada por los propios usuarios. 

Por otro lado, el titular de una marca no registrada se encuentra legitimado para interponer la acción de nulidad cuando un tercero registra su signo distintivo actuando con mala fe conforme al artículo 51.1 b) de la LM. El TJUE, en su sentencia del 11 de junio de 2009, caso Lindt (asunto C-529/07), analiza el concepto de la mala fe en el registro de una marca. En dicho pronunciamiento estableció que no considera suficiente para estimar la existencia de mala fe el previo conocimiento en el momento del registro de la existencia de otros signos con los que se podría confundir (apdo. 40). El TJUE precisa que, además del previo conocimiento, se debe considerar la intención del solicitante en el momento de presentar el registro para apreciar la existencia de mala fe (apdo. 41). La intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Esto se verifica claramente cuando la solicitud de registro de una marca posee únicamente el objetivo de impedir la entrada de un tercero en el mercado (apdos. 43 y 44).

La prueba del uso intensivo y público de la marca no registrada dentro del mismo sector en donde se ofrecen los productos y servicios de la marca registrada son elementos que permiten comprobar la existencia de mala fe por parte del titular registral. Cuanto más significativo sea el uso de la marca no registrada y mayor su presencia en el mercado, con mayor dificultad se podrá probar que se ignoraba que el signo distintivo registrado era utilizado por un tercero previamente para identificar productos o servicios.

A modo de conclusión, la legislación marcaria española no establece un sistema registral puro, sino que contempla mecanismos de protección para determinados signos distintivos aun cuando los mismos no sean registrados conforme lo establecido en la LM. De todas maneras, las marcas no registradas podrán valerse de las herramientas que le confiere la normativa sobre competencia desleal, en aquellos casos que no encuentren protección específica en la LM. Sin embargo, para que el titular de una marca no registrada notoriamente conocida goce de la protección que la normativa le confiere, deberá ser extremadamente diligente a la hora de probar el conocimiento notorio de la marca en España. Asimismo, la Decisión de la EUIPO en el caso BigMac es un precedente a tener en cuenta en futuros pleitos en donde se requiera probar el uso efectivo de una marca en el marco de una acción reivindicatoria o de nulidad por mala fe. La notoriedad y prestigio de una marca no implica necesariamente su uso genuino en el tráfico económico. Los titulares de signos distintivos no registrados deberán aportar pruebas convincentes del uso efectivo de su signo.

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